Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1992/10/12 00:00

EN SUS MARCAS...

Los tribunales judiciales toman medidas sobre el lío de las marcas y revuelven un avispero en el que están en juego muchos millones de pesos.

EN SUS MARCAS...


HACE APENAS DOS SEMANAS LA COMPAñía japonesa de cámaras Nikon Corporation pagó una multa por 45 millones de dólares a la Honeywell de los Estados Unidos, que la acusó de usar sus avances tecnológicos infringiendo las normas de patentes norteamericanas.
Fue el más reciente de los casos de la llamada "guerra de patentes" que viven los dos países y que enfrenta también a la Sanyo con la Texas, la Fujitsu con la Texas y la Mitsubishi con Wang Laboratories, por citar sólo algunos casos. Se trata de un enfrentamiento similar al que por estos días se da en Colombia en materia de marcas y que durante las últimas semanas fue avivado por una serie de decisiones de los tribunales judiciales que dirimieron muchas de las batallas que enfrentan a colombianos con colombianos y extranjeros por el uso de nombres comerciales de los mas variados productos.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá acaba de emitir tres sentencias que resuelven algunos de los casos mas polémicos en torno a la protección de la propiedad industrial en Colombia. El más notorio de ellos tiene que ver con la popular cadena de asaderos de pollos "Surtidora de Aves" que acaba de cumplir 30 años vendiendo un producto llamativamente "tostadito" que forjó su prestigio en la céntrica calle 22 de la capital del país. Al lado de ese negocio y de sus sucursales se fueron estableciendo en los últimos años otros locales con nombres y logos parecidos al más antiguo, lo que los enfrascó en una dura pelea de la que han sido testigos los consumidores bogotanos a través de agresivas cunas radiales. Pues bien, la Surtidora demandó por competencia desleal a los negociantes que venden un producto similar con establecimientos que llevan también nombre similar al suyo, como el "Surtidor de Aves de la 22".
Las normas sobre competencia desleal en el Código de Comercio advierten que el delito de competencia desleal se tipifíca cuando se usan medios o sistemas para crear confusión con un competidor, o para desacreditarlo, desviar su clientela o utilizar directa o indirectamente una denominación falsa o engañosa o la imitación.
El caso se estudió jurídicamente en el Tribunal de Bogotá bajo el supuesto de la confusión y no de la usurpación de nombre comercial. Es claro que en el lío de los pollos hay una similitud manifiesta en el nombre de los establecimientos comerciales. Sin embargo, aclaró el Tribunal, existe un princiio en el derecho marcalio universal según el cual las denominaciones genéricas no pueden adquirirse con exclusividad, "sencillamente porque tales denominaciones son patrimonio de la humanidad". Quienes venden carnes, huevos, pan y similares son surtidores o distribuidores de esos productos y por lo tanto el público consumidor los conoce así."EI usuario de dicha denominación genérica no puede impedir que su competidor, productor de "pan" o de "aves", utilice la misma voz o descripción genérica", dice el fallo del Tribunal.
Resuelto ese primer punto de la demanda la justicia entró a analizar el punto según el cual ubicar el establecimiento de la supuesta competencia ilegal a una escasa calle de la pollería original es una "maniobra tortuosa".
Para la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá es un hecho notorio en el comercio de Bogotá que varios negocios de un mismo género se aglutinen en un mismo sector: las cerámicas adornos de la calle 53, los muebles en la carrera 30, los talleres de la Avenida Sexta, las bicicletas de la calle 13, en algunos de esos ejemplos. Es más, según el fallo ese sistema es atractivo para la clientela que puede encontrar un sólo lugar cómo escoger la mercancía o producto o servicio, comparando calidad y con economía de tiempo y de transporte.
En este punto la conclusión es que no se puede alegar competencia desleal cuando un establecimiento que ha adquirido fama y buen nombre con anterioridad, se ve rodeado de nuevos negocios similares y menos cuando se haya incurrido en el error de colocarle al establecimiento una "denominación genérica". Lo cierto es que hoy por hoy la calle 22 de Bogotá es la "calle de los pollos".
La Surtidora alegó además que su competencia presentó los negocios en forma similar a los suyos, trató de desviar a sus clientes, desacreditó su negocio y le causó perjuicios económicos.
Se decidió entonces realizar diligencias de inspección judicial que cerraron el caso de una vez por todas. En cuanto a la presentación de los locales se determinó que no había identidad con la del negocio original y no se corroboró que se estuviera desviando a los compradores de un negocio para el otro. En el mismo peritazgo se comprobó que los nuevos competidores de la Surtidora de Aves original tenían poca afluencia de público, mientras la Surtidora permanecía con el local casi lleno. Eso llevó a concluir que "la competencia del negocio de la demandada no le ha quitado o disminuido la clientela en la forma afirmada por la demandante ni en forma leve ni en forma notoria. Lo que a su vez supone que no se ha ocasionado un perjuicio por lo menos en cuanto a la disminucion de ventas".
Además de ese asunto, el pasado primero de septiembre la magistrada Clara Inés Vargas, del mismo Tribunal, resolvió definitivamente un caso que enfrentaba a dos fabricantes caleños de parasoles y toldos. La demandante era Parasoles Tropicales Limitada y la demandada Coin Toldos & Parasoles Limitada. El lío tenía que ver con el uso de las marcas de los productos Baneta Sombralina y Corbella. Sobre el asunto un juez había decretado el embargo y secuestro de todos los bienes de producción de la empresa Coin. El Tribunal conceptuó que las medidas de decomiso sólo podían cobijar los elementos y productos con los cuales se fabricaban los parasoles materia de conflicto y prohibió a Coin realizar publicidad sobre las marcas en lista. En cambio condenó a Parasoles Tropicales a pagar la mitad de los perjuicios ocasionados cuando en un principio se hizo extensiva la medida de embargo a todos los bienes de producción de Coin. Una nueva doctrina, que enmarca las actuaciones judiciales futuras en asuntos de igual naturaleza, y que esta dirigida a evitar excesos en las decisiones judiciales.
Pero quizás el caso mas polémico, y el de mayor trascendencia internacional, resuelto también por el Tribunal Superior de Bogotá en los últimos días, tiene que ver con la marca Banana Republic Inc. Se trata de jeans producidos por la sociedad Banana Inc., con sede en California, que los produce y distribuye desde enero de 1983 en el mundo y desde noviembre de ese año en Colombia, según alega. Banana Inc. demandó medidas de secuestro y embargo de los bienes de producción de la Fábrica Slaconia de Barranquilla, que viene produciendo pantalones con esa misma marca.
Para los norteamericanos, la confusión se genera entre el público consumidor no solamente con la usurpación de la marca que en la actualidad está realizando la sociedad demandada para distinguir sus productos y servicios, sino con la propaganda oral, visual y escrita que realiza Slaconia para promover sus productos. El Juzgado 13 Civil de Bogotá había ordenado embargar y secuestrar los bienes de Slaconia, sosteniendo que la Convención Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, suscrita por Colombia y Estados Unidos y los demás paises americanos, protegía los derechos de los extranjeros, porque una marca registrada con anterioridad en una nación debe ser admitida por el registro de otra de las suscriptoras del acuerdo.
Sin embargo el Tribunal consideró que la cosa no es tan fácil. En su fallo del pasado 31 de julio advirtió que quien se acoja a la Convención debe llenar los requisitos establecidos por la ley en cada país signatario y que el acuerdo internacional no tiene efectos jurídicos extraterritoriales. En otras palabras, que si una marca registrada en Estados Unidos quiere serlo en Colombia, debe registrarse en la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio o de lo contrario no puede el titular del derecho invocar la pretensión que el Convenio le otorga en un país diferente al que se encuentra registrada.
Pero el Tribunal aclaró que su fallo "no quiere decir que a la firma norteamericana se le esté negando la protección invocada, sino que previamente debe registrarse en la oficina respectiva y en tales circunstancias obtener derecho a la protección solicitada". En esas condiciones el Tribunal revocó el fallo de primera instancia de secuestro y embargo de los bienes de Slaconia, preferido por el Juzgado 13 Civil, y condenó a Banana Republic de Estados Unidos a pagar los perjuicios causados a Slaconia durante el período en que estuvieron vigentes las medidas.
Por ahora se habla de una condena equivalente a unos 500 millones de pesos.
Pero si por los lados de Banana y las surtidoras de aves llueve, por el de Pepe no escampa. Este podría ser el tercer capítulo de esa batalla. Pepe es una marca registrada en Colombia por Croydon desde el 5 de noviembre de 1958. En 1986 Croydon la vendió a los empresarios caleños Wadith Nader y Jose Mugrabi, y este último la dejó en poder del primero en una operación comercial posterior. Hace exactamente un año la firma Pepe del Reino Unido publicó en la prensa nacional un aviso denunciando que Nader y Mugrabi copiaban su marca sin pagar los derechos de uso de nombre, tachandolos además de inescrupulosos.
Desde ese entonces se ha dado una verdadera guerra entre los "pepes" que la semana pasada tuvo su último capítulo cuando el Pepe colombiano denunció, también en avisos de la prensa nacional, que "extranjeros mentirosos... contrabandistas y plagiadores" estaban abusando del "Pepe nacional". Así las cosas el asunto se puso al rojo vivo, especialmente después de otras decisiones de las autoridades administrativas colombianas y de jueces competentes que han intervenido en el asunto.
Lo cierto del asunto es que Pepe del Reino Unido fue creada sólo en diciembre de 1984, es decir, 20 años después de que el Pepe colombiano hubiera "nacido" (ver ediciones 488 y 499 de SEMANA). Este es un caso sui géneris, en el que es claro que el colombiano, por mera coincidencia, tenía registrada su marca Pepe mucho antes de que la inglesa se volviera famosa. Es más, el pasado 4 de junio la Superintendencia de Industria y Comercio, por resolución 1640, inscribió en sus libros de propiedad la marca Pepe "para el período comprendido entre el 5 de noviembre de 1988 y el 5 de noviembre de 1998, a favor de Wadith Nader Escrucería, domiciliado en Cali, Valle, Colombia". Sin embargo, la Pepe británica insiste en ser la verdadera propietaria de la marca. Y la pelea sigue casada. Al punto que el Pepe colombiano ha realizado 45 allanamientos y decomisos en contra del extranjero.
En los últimos días, inclusive, la pelea se pasó a Venezuela. En ese país existen 100 peticiones de registro de la marca Pepe y el colombiano y el inglés hacen parte del listado de solicitantes.
Pero el Pepe de Cali pidió aplicar la nueva Decisión 313 Industrial en el Pacto Andino, según la cual "los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los países miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión (febrero de 1992), que versen sobre marcas registradas con una antiguedad superior a 10 años, gozarán de derecho preferente de registro en el resto de los países miembros".
El caso es importante porque en el campo de protección de la propiedad industrial está "de un cacho" un convenio colombo-venezolano que se discutió por última vez el pasado 7 de agosto en San Cristóbal, en una reunión en la cual se comentó otro lío que está por vivirse en cuanto a marcas. La cerveza venezolana Polar se encuentra registrada en Colombia por la Companía Nacional de cervezas, cuyo domicilio es Callao, Perú. Esa empresa produce en Perú cerveza Pilsen, pero al parecer lo que está en juego es impedir que Polar penetre en su posible área de influencia. En este punto al parecer se aplicará por primera vez la Decisión 313 y los venezolanos ganarían la mano. Después seguirán muchos otros procesos.
Lo cierto es que en Colombia parece estar revaluándose el concepto para el cual se resucitaba siempre la frase famosa de don Miguel Antonio Caro: "Siendo común a muchos, no pertenece a nadie". Aunque hay expciones, como la de las surtidoras de aves, las marcas deben pertenecer a alguien y eso es lo que decidirá en breve la Superintendencia de Industria y Comercio. La "Superintendencia de apertura" deberá meter mano a un asunto que tiene la virtud de siempre dejar a una parte satisfecha y a otra brava. Pero lo cierto es que del manejo que se le dé a este tema dependerá el éxito de los futuros tratados comerciales del país.

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